Gepubliceerd op 8 november 2025 · Laatst bijgewerkt op 8 september 2026
Onderscheidend vermogen is de voorwaarde waarop de meeste merkaanvragen stranden. Een teken heeft onderscheidend vermogen wanneer het publiek het opvat als aanduiding van de herkomst van waren of diensten, en niet als beschrijving daarvan. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom toetst daarop bij ieder depot, langs de gronden van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2015/2436, dat in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom is omgezet.
Inhoudsopgave
Wat betekent onderscheidend vermogen in het merkenrecht?
Een merk vervult juridisch maar één kernfunctie: het waarborgt de herkomst. Het publiek moet aan het teken kunnen aflezen dat de waren of diensten afkomstig zijn van één bepaalde onderneming, en ze daardoor bij een volgende aankoop kunnen terugvinden of vermijden. Onderscheidend vermogen is niets anders dan de geschiktheid van een teken om die functie te vervullen.
Belangrijk is dat de beoordeling nooit in het luchtledige plaatsvindt. Zij gebeurt in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, en vanuit het perspectief van het relevante publiek: de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van juist die waren of diensten. Bij vakspecifieke producten is dat publiek deskundiger en dus kritischer.
Dat verklaart waarom hetzelfde woord de ene keer wel en de andere keer niet kan worden ingeschreven. Een appel als teken voor computers zegt niets over het product en werkt daarom als herkomstaanduiding; datzelfde teken voor vers fruit is de aanduiding van de waar zelf. De klasse-indeling van uw aanvraag bepaalt dus mede de uitkomst van de toets. Meer over de opbouw van merkbescherming leest u bij merkenrecht voor ondernemers.
Waarom worden beschrijvende en generieke tekens geweigerd?
Artikel 4 van Richtlijn (EU) 2015/2436 noemt drie gronden die hier op elkaar aansluiten. Geweigerd worden merken die elk onderscheidend vermogen missen; merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming of waarde; en merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
Achter die drie gronden zit één gedachte: de vrijhoudingsbehoefte. Concurrenten moeten gewone woorden kunnen blijven gebruiken om hun eigen aanbod te beschrijven. Zou één onderneming een monopolie krijgen op het woord dat de waar aanduidt, dan zou de mededinging worden verstoord zonder dat daar een prestatie tegenover staat.
Het gaat daarbij niet alleen om het huidige gebruik. Een teken kan ook worden geweigerd wanneer het redelijkerwijs in de toekomst als beschrijving kan gaan dienen. Een samenvoeging van beschrijvende woorden ontkomt evenmin aan de toets: de combinatie moet merkbaar afwijken van de som van haar delen, bijvoorbeeld door een ongebruikelijke woordvolgorde of een taalkundige vondst.
Suggestieve namen liggen daartussen. Zij verwijzen indirect naar een eigenschap zonder die te beschrijven en vergen een denkstap van de consument. Dat is de meest gebruikte zone in de praktijk, maar ook de meest omstreden: hoe dichter u tegen de beschrijving aan gaat zitten, hoe smaller de beschermingsomvang die u overhoudt.
Hoe toetst het BOIP een merkaanvraag?
Het bureau kijkt eerst of het depot formeel in orde is: gegevens van de aanvrager, de weergave van het merk en de opgave van waren en diensten volgens de klassenindeling. Daarna volgt de inhoudelijke toets aan de absolute weigeringsgronden, waarvan het ontbreken van onderscheidend vermogen de belangrijkste is.
Wat het bureau uitdrukkelijk niet doet, is toetsen aan oudere rechten van derden. Uw merk kan dus worden ingeschreven terwijl er al een vrijwel identiek ouder merk bestaat voor dezelfde waren. Het bewaken daarvan is aan de houders van die oudere rechten: zij kunnen na publicatie oppositie instellen of later de nietigheid van uw inschrijving inroepen. Die scheiding tussen absolute en relatieve gronden wordt vaak verkeerd begrepen en is de belangrijkste reden om vooraf onderzoek te doen.
De toets gebeurt bovendien per klasse. Het is dus goed mogelijk dat een merk voor een deel van de opgegeven waren en diensten wordt ingeschreven en voor een ander deel niet. Een te ruime, ongerichte lijst vergroot de kans op een gedeeltelijke weigering; een te smalle lijst laat gaten in uw bescherming vallen. Die afweging maakt u voordat u deponeert, niet erna.
Wat gebeurt er bij een voorlopige weigering?
Meent het bureau dat een weigeringsgrond van toepassing is, dan stuurt het eerst een voorlopige weigering met opgave van de gronden. Dat is geen eindbeslissing maar een uitnodiging tot reactie. U kunt argumenteren dat het teken wel degelijk onderscheidend is, de lijst van waren en diensten beperken tot categorieën waarvoor het teken niet beschrijvend is, of bewijs van inburgering aandragen.
Overtuigt uw reactie niet, dan volgt een definitieve weigering. Daartegen staat beroep open bij het Benelux-Gerechtshof, dat sinds de overheveling van deze bevoegdheid in tweede instantie over merkweigeringen oordeelt. Betaalde taksen worden bij een weigering niet terugbetaald.
In de praktijk is de beperking van de warenlijst de meest onderschatte reactie. Wie een teken deponeert dat beschrijvend is voor één productgroep maar niet voor de rest, houdt door te schrappen vaak een bruikbare inschrijving over. Dat is aanzienlijk sneller en goedkoper dan een inburgeringsdossier opbouwen.
Wanneer helpt inburgering?
Inburgering is de wettelijke uitweg voor tekens die van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben. Artikel 4 van de merkenrichtlijn bepaalt dat weigering achterwege blijft indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het gaat dus om de situatie op het moment van deponeren, niet om wat u daarna nog opbouwt.
De bewijslast ligt volledig bij de aanvrager en de lat ligt hoog. U moet aannemelijk maken dat het relevante publiek het teken daadwerkelijk als merk is gaan opvatten, en wel in het gehele Benelux-gebied. Bruikbaar bewijs bestaat uit omzetcijfers, reclamebestedingen, marktaandeel, de geografische spreiding en de duur en intensiteit van het gebruik, aangevuld met onafhankelijk marktonderzoek en verklaringen van brancheorganisaties.
Reken op een kostbaar en onzeker traject. Voor een startende onderneming is inburgering geen realistische route; die is voorbehouden aan tekens die al jaren intensief in de markt staan. De praktische conclusie is dan ook onveranderlijk dezelfde: kies liever meteen een teken dat de toets zelfstandig doorstaat.
Woordmerk, beeldmerk of combinatie: wat beschermt wat?
Een woordmerk beschermt de tekst als zodanig, los van lettertype, kleur en vormgeving. Dat is de breedste en meest bruikbare bescherming, juist omdat u ermee kunt optreden tegen ieder gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam, ongeacht hoe die is uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat het woord zelf de onderscheidendheidstoets doorstaat.
Een beeldmerk beschermt de weergave als geheel. Bevat het logo woorden, dan strekt de bescherming zich uit tot die specifieke combinatie, niet tot de losse tekst. Dat maakt het beeldmerk aantrekkelijk wanneer de naam op zichzelf te beschrijvend is: het onderscheidende zit dan in de vormgeving. De keerzijde is dat een concurrent dezelfde woorden in een ander ontwerp mag blijven gebruiken.
Bedrijven die het zich kunnen veroorloven, deponeren daarom beide afzonderlijk: het woordmerk voor de naam en het beeldmerk voor het logo. Een gecombineerd depot is goedkoper, maar levert bij handhaving vaker discussie op over de vraag of het overgenomen deel wel het onderscheidende deel was. Wat dat betekent bij daadwerkelijke inbreuk, beschrijven wij bij de grens van merkinbreuk.
Waarom is merkonderzoek vóór het depot noodzakelijk?
Omdat het bureau u niet waarschuwt voor oudere rechten. Een inschrijving die zonder bezwaar tot stand komt, biedt geen enkele garantie dat u het teken ook mag gebruiken: de houder van een ouder merk kan zich er alsnog tegen verzetten, en die vordering raakt niet alleen uw registratie maar uw hele handelsactiviteit onder die naam.
Onderzoek beperkt zich daarom niet tot identieke tekens. Overeenstemming kan visueel, auditief of begripsmatig zijn, en het gevaar voor verwarring wordt globaal beoordeeld, waarbij een grotere overeenstemming van tekens kan worden gecompenseerd door een geringere soortgelijkheid van waren, en omgekeerd. Sterke merken met een groot onderscheidend vermogen genieten daarbij een ruimere beschermingsomvang.
Kijk ook verder dan de Benelux. Naast het Benelux-register bestaat het register van Uniemerken op grond van Verordening (EU) 2017/1001; een Uniemerk werkt in de hele Unie en dus ook tegen u. Voor wie internationale groei voorziet, hoort die afweging bij de naamkeuze en niet pas bij de eerste sommatie. Wat u doet zodra er inbreuk wordt gemaakt, zetten wij uiteen bij merkinbreuk herkennen en bestrijden.
Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
Een handelsnaam is de naam waaronder u uw onderneming drijft; een merk onderscheidt uw waren en diensten. De Handelsnaamwet knoopt bescherming aan feitelijk gebruik en werkt daardoor beperkt: zij reikt niet verder dan het gebied en de branche waarin u daadwerkelijk actief bent en waarin verwarring te duchten is.
De inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel creëert op zichzelf geen recht. Zij registreert wat u opgeeft, meer niet. Merkbescherming ontstaat in de Benelux daarentegen uitsluitend door registratie, en die werkt in de gehele Benelux voor de ingeschreven waren en diensten.
Het praktische gevolg is bekend: een ondernemer die jarenlang onder een naam werkt zonder merkregistratie, ontdekt op enig moment dat een ander die naam als merk heeft laten inschrijven. Zijn oudere handelsnaamrecht helpt hem dan alleen binnen zijn eigen regio en branche. Het verschil tussen beide rechten werken wij verder uit bij handelsnaam versus merknaam.
Let tot slot op de volgorde van uw stappen. Wie eerst de domeinnaam vastlegt, de huisstijl laat ontwerpen en de gevels laat bestickeren en pas daarna een merkonderzoek doet, heeft bij een tegenvallende uitkomst geen keuze meer. De kosten van een naamswijziging zitten zelden in het depot en vrijwel altijd in alles wat eromheen al is uitgerold.
Hoe voorkomt u dat uw merk verwatert tot soortnaam?
Een merk kan zijn onderscheidend vermogen ook weer verliezen. Wordt het teken door toedoen of nalaten van de houder in de handel de gebruikelijke benaming voor de waar, dan kan de inschrijving vervallen worden verklaard. Dat is geen automatisme: er is een rechterlijke uitspraak voor nodig en de houder moet iets te verwijten zijn.
Voorkomen begint bij taalgebruik. Gebruik het merk als bijvoeglijk naamwoord bij de soortnaam en niet als zelfstandig naamwoord of werkwoord, hanteer het consequent in dezelfde schrijfwijze en corrigeer publicaties die het als soortnaam gebruiken. Woordenboekredacties en brancheorganisaties zijn daarvoor gebruikelijke aanspreekpunten.
Handhaving hoort daarbij. Wie stelselmatig niet optreedt tegen inbreukmakend gebruik, ondergraaft zijn eigen positie tweemaal: het teken verwatert en de rechter kan meewegen dat de houder het gebruik jarenlang heeft gedoogd. Actief monitoren van nieuwe depots en van online aanbod is daarom onderdeel van merkbeheer, niet iets wat u pas doet als het misgaat. Voor online platforms beschrijven wij die aanpak bij merkinbreuk op marketplaces.
Hoe kiest u een merknaam die de toets doorstaat?
Begin bij de vaststelling dat een goede marketingnaam en een goed merk niet hetzelfde zijn. Wat direct duidelijk maakt wat u verkoopt, is precies wat de wet niet monopoliseert. De sterkste merken zijn verzonnen woorden zonder betekenis, of bestaande woorden die met de waren niets te maken hebben.
Werkt een verzonnen naam commercieel niet, kies dan voor een suggestieve constructie of voeg een echt onderscheidend element toe, bijvoorbeeld een eigennaam of een ongebruikelijke woordcombinatie. Vermijd voorspelbare versterkers als premium of deluxe: die worden als aanprijzend en dus niet-onderscheidend beoordeeld, en zij dragen niets bij aan de beschermingsomvang.
Test uw shortlist vervolgens op drie punten voordat u deponeert: is de naam beschrijvend voor de waren en diensten die u opgeeft, bestaan er oudere overeenstemmende merken of handelsnamen, en is de naam ook bruikbaar in de landen waar u naartoe wilt groeien. Startende ondernemingen die investeerders zoeken, doen er verstandig aan dat traject vroeg te doorlopen; wij bespreken dat bij intellectueel eigendom voor startups.
Veelgestelde vragen
Juridische hulp bij merkregistratie in de Benelux
De toets op onderscheidend vermogen is geen formaliteit maar de plek waar het commerciële belang en het juridische kader botsen. Een naam die de marketingafdeling overtuigt, is vaak precies de naam die het bureau weigert, en een naam die zonder bezwaar wordt ingeschreven, kan alsnog stuklopen op het oudere recht van een ander.
Law & More beoordeelt of uw merknaam de toets kan doorstaan, voert het beschikbaarheidsonderzoek uit, verzorgt het depot en voert het verweer tegen een voorlopige weigering of een oppositie. Neem gerust contact met ons op om uw merknaam te laten beoordelen voordat u investeert in huisstijl en communicatie.
