Intellectuele eigendomsrechten heb je om je creaties en ideeën te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je je creatie wilt commercialiseren, kun je echter wel willen dat anderen hier gebruik van kunnen maken. Hoe ver wil je hun gebruiksrechten toekennen? Mag de derde bijvoorbeeld de tekst waarop je een auteursrecht hebt vertalen, inkorten of aanpassen? Of jouw geoctrooieerde uitvinding verbeteren? De licentieovereenkomst is een passend juridisch middel om elkaars rechten en plichten ten aanzien van het gebruik en de exploitatie van intellectueel eigendom vast te leggen. Dit artikel legt uit wat de licentieovereenkomst precies inhoudt, welke soorten er zijn en wat je erin vastlegt.
Intellectueel eigendom en de licentie
Het resultaat van geestelijke arbeid zijn intellectuele eigendomsrechten. Hier bestaan verschillende soorten van welke van aard, omgang en duur verschillen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan auteursrechten, merkenrechten, patenten, octrooien en handelsnamen. Deze rechten zijn zogeheten exclusieve rechten, wat inhoudt dat derden enkel gebruik mogen maken met toestemming van degene die de rechten houdt. Hiermee kun je dus uitgewerkte ideeën en creatieve concepten beschermen. Een manier om toestemming tot gebruik te verlenen aan derden is door het geven van een licentie. Deze kan vormvrij worden gegeven, dus zowel mondeling als schriftelijk. Aan te raden is om deze schriftelijk vast te leggen in een licentieovereenkomst. Bij een exclusieve auteursrechtlicentie is dit zelfs wettelijk verplicht. Een schriftelijke licentie is bovendien in te schrijven in de registers en wenselijk in geval van geschillen en onduidelijkheden wat betreft de inhoud van de licentie.
De inhoud van de licentieovereenkomst
Een licentieovereenkomst wordt gesloten tussen de licentiegever (de houder van een intellectueel eigendomsrecht) en de licentienemer (degene die de licentie verkrijgt). De kern van de overeenkomst is dat de licentienemer gebruik mag maken van het exclusieve recht van de licentiegever binnen de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. Zolang de licentienemer zich aan deze voorwaarden houdt, zal de licentiegever zijn rechten niet tegen hem inroepen. Inhoudelijk valt er dus veel te regelen om het gebruik van de licentienemer te begrenzen op basis van de grenzen van de licentiegever. Deze paragraaf benoemt enkele aspecten die vastgelegd kunnen worden in een licentieovereenkomst.
Partijen, toepassingsgebied en duur
Ten eerste is het van belang de partijen aan te duiden in de licentieovereenkomst. Het is hierbij van belang goed stil te staan bij wie gebruik mag maken van de licentie als het om een groepsvennootschap gaat. Bovendien moeten de partijen met hun volledige statutaire namen worden aangeduid. Daarnaast moet het toepassingsgebied uitgebreid worden beschreven. Ten eerste is daarbij van belang om het object waar de licentie betrekking op heeft goed af te bakenen. Gaat het bijvoorbeeld slechts om de handelsnaam of ook om de software? Een beschrijving van het intellectueel eigendomsrecht in de overeenkomst is derhalve raadzaam, alsmede bijvoorbeeld het aanvraag- en/of publicatienummer indien het een octrooi of merk betreft. Ten tweede is van belang hoe dit object gebruikt mag worden. Mag de licentienemer sub-licenties vertrekken of het intellectuele eigendomsrecht exploiteren door deze te benutten in producten of diensten? Ten derde dient ook het territorium (bijvoorbeeld Nederland, Benelux, Europa etc.) waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van de licentie gespecificeerd te worden. Tot slot moet ook de duur worden afgesproken, welke bepaald of onbepaald kan zijn. Indien het betreffende intellectueel eigendomsrecht een tijdsbeperking kent, dient hier ook rekening mee te worden gehouden.
Soorten licenties
Ook moet de overeenkomst vermelden om wat voor een licentie het gaat. Er bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden, waarvan dit de meest gebruikelijke zijn:
- Exclusief: de licentienemer verkrijgt als enige het recht om het intellectueel eigendomsrecht te gebruiken of exploiteren.
- Niet-exclusief: de licentiegever kan naast de licentienemer ook andere partijen een licentie verlenen en zelf het intellectueel eigendomsrecht benutten en exploiteren.
- Sole: een semi-exclusieve licentiesoort waarbij één licentienemer naast de licentiegever het intellectueel eigendomsrecht mag gebruiken en exploiteren.
- Open: elke geïnteresseerde partij die voldoet aan de voorwaarden krijgt een licentie.
Vaak kan er een hogere vergoeding verkregen worden voor een exclusieve licentie, maar het hangt van de specifieke omstandigheden af of dit een goede keuze is. Een niet-exclusieve licentie kan namelijk meer flexibiliteit bieden. Daarnaast kan een exclusieve licentie weinig nut hebben indien je een exclusieve licentie verleent omdat je verwacht dat de ander jouw idee of concept commercialiseert, maar de licentienemer hier vervolgens niets mee doet. Daarom kun je ook bepaalde verplichtingen aan de licentienemer opleggen met betrekking tot wat hij minimaal met jouw intellectuele eigendomsrechten moet doen. Afhankelijk van de soort licentie is het dus heel belangrijk om de voorwaarden waaronder de licentie verstrekt wordt goed neer te zetten.
Andere aspecten
Tot slot kunnen er nog andere aspecten benoemd worden die in een licentieovereenkomst doorgaans behandeld worden:
- De vergoeding en de hoogte hiervan. Als er een vergoeding wordt gevraagd kan een vast periodiek bedrag zijn (license fee), royalty’s (bijvoorbeeld een percentage van de omzet) of een eenmalig bedrag (lump sum). Hiervoor dienen termijnen en een regeling voor niet (tijdige) betaling worden afgesproken.
- Toepasselijk recht, bevoegde rechter of arbitrage/mediation
- Vertrouwelijke informatie en geheimhouding
- Regeling omtrent inbreuken. Omdat de licentienemer zelf niet wettelijk gerechtigd is een procedure te starten zonder machtiging daartoe, dient dit in de overeenkomst geregeld te worden indien gewenst.
- Overdraagbaarheid van de licentie: indien de overdraagbaarheid niet gewenst is door de licentiegever dient dit afgesproken te worden in de overeenkomst.
- Overdracht van kennis: een licentieovereenkomst kan ook gesloten worden voor knowhow. Dit is vertrouwelijke kennis, meestal technisch van aard, waar geen octrooirecht op zit.
- Nieuwe ontwikkelingen. Er dienen ook afspraken gemaakt te worden over of nieuwe ontwikkelingen van het intellectueel eigendom ook onder de licentie vallen van de licentienemer. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de licentienemer het product verder ontwikkelt en de licentiegever hiervan wilt profiteren. In dat geval kan een niet exclusieve licentie voor de licentiegever van nieuwe ontwikkelingen aan het intellectueel eigendom worden bedongen.
Samengevat, is de licentieovereenkomst een overeenkomst waarin een licentienemer door een licentiegever rechten wordt toegekend ter gebruik en/of exploitatie van intellectuele eigendom. Dit is handig in het geval de licentiegever zijn concept of werk door een ander wenst te commercialiseren. De ene licentieovereenkomst is de andere niet. Het is namelijk een gedetailleerde overeenkomst die kan afwijken qua toepassingsgebied en voorwaarden. Zo kan deze van toepassing zijn op verschillende intellectuele eigendomsrechten en hoe deze gebruikt worden en bestaan er ook verschillen op het gebied van vergoeding en exclusiviteit. Hopelijk heeft u door dit artikel een goed beeld kunnen vormen omtrent de licentieovereenkomst, haar doeleinde en de belangrijkste aspecten van haar inhoud.
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over deze overeenkomst? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, met name op het gebied van het auteursrecht, merkenrecht, handelsnamen, patenten en octrooien. Wij staan klaar voor al uw vragen en helpen u bovendien graag met het maken van een passende licentieovereenkomst.
